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martes, 28 de febrero de 2017

La notoriedad de la marca de calzado, 24HRS, veinticuatro horas.



La compañía mercantil titular de las marcas, 24 HRS y otras similares derivadas de esta, todas identificativas de modelos de zapatos, demanda a la empresa titular de la marca PANGASA 24 H, en ejercicio de la acción de nulidad relativa de marca, y otra de indemnización por infracción marcaria.


El juzgado de primera instancia desestima la demanda por considerar la ausencia de riesgo de confusión y de asociación y que no existe  ánimo de aprovechamiento de los derechos preferentes de la demandante.


La Audiencia provincial desestima el recurso de apelación con base en las siguintes consideraciones:


I.-El enfrentamiento entre las marcas de la actora y la demandada ya superó el control de distinguibilidad o diferenciación suficiente para convivir en el mercado, pues así lo estableció, con efecto de cosa juzgada ( art. 53 LM ), la jurisdicción contencioso-administrativa.


II.-No existe confundibilidad, ni medió falta de justa causa, ni mala fe en la solicitud de la marca de la demandada, dadas las acusadas diferencias de todo orden que presentan ambas marcas, tanto en su aspecto denominativo y gráfico, como en el ámbito competencial en el que concurren, pues ni siquiera el que ambas marcas estuvieran registradas para productos de la clase 25 (ropa, calzado y sombrerería) puede tomarse como factor vinculante si la propia apelante ya reconoció en la audiencia previa que el uso de la marca se lleva a cabo por la demandada se realiza fuera de los productos que comprenden esta clase del nomenclátor internacional.


III.- El riesgo de confusión que constituye el fundamento y razón de ser de la protección de la marca notoria no concurre, porque la diferencia entre ambos signos es tan acusada, que prácticamente no tienen nada que ver; son suficientemente distintivos y la similitud exigida solo puede encontrarse en elementos residuales o accesorios; desde los planos fonéticos, gráficos y conceptuales, se aprecia un elevado grado de disimilitud o de disparidad entre ellos, aplicable al prototipo de consumidor medio, normalmente informado y perspicaz.


El Tribunal Supremo, sentencia de 2 de febrero de 2017 desestima el recurso de casación y confirma las anteriores sentencias con condena en costas en las tres instancias.


1.- Considera el Supremo que no existe ningún riesgo de confusión, puesto que los signos en conflicto son acusadamente diferentes y sus únicas similitudes son accesorias o residuales. Y aunque en el recurso de casación se alegue que la sentencia recurrida se aparta de las pautas jurisprudenciales a la hora de afrontar la semejanza entre los signos, pues en la valoración de conjunto no se han tenido en cuenta los elementos distintivos y dominantes, en realidad, esta denuncia no deja de ser una tacha genérica, para facilitar la sustitución de la valoración de la Audiencia, que no aprecia la conexión, por la de la parte recurrente.

A tal efecto, debemos reiterar que la valoración de si la marca de la demandada evoca las marcas notorias de la actora corresponde al tribunal de instancia, sin que sea posible revisar esta valoración, a no ser que sea arbitraria o incurra en un error palmario (sentencia 95/2014, de 11 de marzo), que no es el caso.


2.- La sentencia recurrida afirma que el único elemento común que tienen las marcas en conflicto es la mención al término 24 horas (completo o abreviado), pero no coinciden ni los colores ni elementos gráficos muy relevantes, como son la disposición de las letras dentro de un círculo o de un rectángulo o mediante su simple enunciado -en las marcas de la actora-, o la presencia del dibujo de un oso en el caso de la marca de la demandada. Por lo que no es posible confusión alguna, ni siquiera en atención al carácter notorio de las marcas de la demandante, en los términos ya expuestos de la STJUE de 10 de diciembre de 2015, al ser el grado de similitud totalmente inexistente.


3.- No cabe olvidar que las marcas de la recurrente son notorias, pero no renombradas, y no se ha declarado acreditado que por parte de la demandada haya existido aprovechamiento de su reputación, ni que la marca de la demandada haya menoscabado la mencionada notoriedad, ni su prestigio, ni la distintividad de tales marcas.