La empresa titular de la marca registrada
"HOJALDRINA", entre otras análogas, demanda a la sociedades que han inscrito y
utilizan la marca "1880 HOJALDRINES",
solicitando, que se declare: a) la infracción de los derechos exclusivos y
prioritarios de la marcas de la demandante y se condene solidariamente a las
demandadas a la cesación, la remoción, la indemnización de daños y perjuicios y
a la publicación de la sentencia; b) la nulidad de esta última marca; c) la
existencia de de actos de competencia desleal y consecuentemente la condena
solidaria de las demandadas a la cesación, la remoción, la indemnización de
daños y perjuicios.
Tanto el Juzgado de primera instancia como la Audiencia
Provincial en apelación desestiman la demanda por entender:
i) Las marcas denominativas Hojaldrina y Hojaldrinas no son
notorias;
ii) No hubo mala fe en la solicitud de registro de la marca
de la demandada, porque la prueba practicada no permite afirmar que pretendiera
aprovecharse del prestigio de las marcas de la demandante.
iii) No hay riesgo de confusión, ante la sustancial
disparidad de las marcas confrontadas;
iv) Tampoco hay
riesgo de dilución, porque no concurre el requisito de la notoriedad en España
de las marcas de la actora;
v) El elemento "1880" resulta dominante en la
marca compuesta, que el consumidor percibe como un todo;
vi) Las mismas razones para desestimar el riesgo de
confusión desde el plano marcario determinan su desestimación desde el punto de
vista de la competencia desleal
vii) Los envases externos de los productos amparados por
unas y otra marcas no inducen a confusión, al ser sustancialmente diferentes,
sin que la coincidencia de algún elemento aislado altere dicha conclusión
viii) La demandante no puede arrogarse la exclusiva de la
elaboración de un determinado dulce navideño, que incluso es fabricado desde
hace muchos años por otras empresas de la localidad de Alcaudete;
ix) No hay actos de explotación de la reputación ajena, por
cuanto el término Hojaldrina carece de notoriedad;
x) La introducción en el mercado de su producto por la
demandada es una estrategia de diversificación de la oferta que no puede
considerarse ilícita.
El Tribunal Supremo, sentencia de 15 de septiembre de 2017, desestima el recurso de casación
interpuesto contra la anterior sentencia
Considera el Supremo que no existe el riesgo de confusión
invocado por el recurrente ya que para ello parte de una petición de principio,
puesto que da por hecho que las marcas de la demandante son notorias, cuando no
ha sido reconocido así por la sentencia recurrida.
En todo caso, , para
evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple
plano: gráfico, fonético y conceptual ). Pero los criterios para determinar la
semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo
comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o
gráficas o mixtas. Si, como sucede en este caso, las marcas en conflicto son
compuestas o mixtas, su distintividad reside en la particular disposición de
los elementos verbales y gráficos, que forman un conjunto, y no en sus
componentes ,ya que como dijo la STJCE de 22 de junio de 1999 , asunto C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer , «[e]consumidor medio normalmente percibe una marca
como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar».
En nuestro caso, las marcas registradas en conflicto son
marcas mixtas. La sentencia recurrida considera que no hay semejanza, porque
los elementos denominativos, los términos «hojaldrinas» (de la actora) y «hojaldrines»
(de la demandada), son poco distintivos en sí mismos, al referirse al producto
en sí (un tipo de dulce navideño) y el elemento predominante de la marca de la
demandada es el término «1880», que la diferencia claramente de las marcas de
la demandante. Criterio que no infringe ni las disposiciones legales citadas
por la recurrente ni la jurisprudencia invocada y, por tanto, no yerra al
considerar que no existe semejanza que produzca riesgo de confusión.
En primer lugar, globalmente no hay tal riesgo, porque el
destinatario medio recuerda el signo como un todo y la impresión que producen
uno y otros signos es claramente diferente. Máxime si, como se ha dicho, el
elemento común, el término hojaldrina u hojaldrín, es por sí mismo poco
distintivo.
En segundo lugar, porque la estructura de los signos es
diferente: en el caso de las marcas de la demandante predomina la palabra en
cuestión, junto a unos elementos geométricos y unas imágenes del propio
producto, y en segundo término aparece la identificación del productor,
mientras que en la marca de la demandada el elemento predominante es el
numérico 1880, más grande, con tonos dorados claramente diferenciados y con un
sombreado de fondo, que por sí misma constituye una marca notoria. Lo que, a su
vez, excluye la semejanza conceptual, porque la inclusión del número 1880 en la
marca de la recurrida hace que la evocación que producen la marcas de la
demandante y la que genera la de la demandada, sea también distinta.
